Data

Date:: 21-05-1996
Country:: Netherlands
Number:: 95/246
Court:: Gerechtshof's Arnhem
Parties:: Maglificio Esse v. Wehkamp B.V.

Keywords

GOODS NOT FREE FROM THIRD PARTY'S RIGHTS - INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (ART. 42 CISG) - BUYER'S BURDEN OF PROVING THAT SELLER KNEW OR COULD NOT BE UNAWARE OF THIRD PARTY'S RIGHTS

Abstract

A Dutch buyer which had bought textiles from an Italian seller and had sold them on to customers, was sued by a third party for infringement of copyright on the design of the textiles and was condemned to pay damages to the third party. Consequently, the buyer commenced an action against the seller, primarily of the basis of its own standard terms (which provided for the seller's liability in case of damages arising, inter alia, from copyright infringements) and subsidiarily on the basis of Arts. 42, 45 and 74 CISG.

At first instance (Rb. Zwolle dated 01-03-1995, see abstract and fulltext in UNILEX) the Court decided in favor of the buyer on the basis of the primary foundation of its claim. The seller appealed.

On appeal the Court reversed the first instance decision and rejected the primary foundation of the buyer's claim on the basis of the applicable law.

Turning to consider the subsidiary foundation of the buyer's claim the Court held that under Art. 42 CISG the buyer has the burden of proving that the seller knew or could not be unaware of the intellectual property rights and allowed the buyer to produce evidence on its subsidiary claim.

Fulltext

[]

"9. Beide partijen beroopen zich in dit verband (namelijk m.b.t. het wel of niet toepasselijk zijn van de inkoopvoorwaarden van Wehkamp. Red) op art. 8 EVO, hoewel dit verdrag ten tijde van de eerste tussen partijen gesloten koopovereenkomst(en) nog niet in werking getreden was. Dit in 1980 gesloten verdrag is voor Italie in werking getreden op 1 april 1991 en voor Nederland op 1 september 1991. Nu beide partijen zich erop beroepen, acht het Hof het verdrag bij wege van anticipatie toch toepasselijk, mede omdat dit verdrag een codificatie is van reeds toepasselijk geachte ongeschreven regels van internationaal privaatrecht.

10. Het Hof verstaat de verwijzing van Esse naar art. 8 EVO als een beroep op lid 2 van dit artikel, welk lid een uitzondering vormt op het eerste lid. Immers, Esse beroept zich, ter ondersteuning van haar stelling dat zij de inkoopvoorwaarden niet heeft aanvaard, op het recht van het land waar zij haar gewone verblijfplaats heeft (het Italiaans recht), daarbij omstandigheden aanvoerende dat het niet redelijk zou zijn de gevolgen van haar gedrag te bepalen overeenkomstig het recht bedoeld in het eerste lid (i.c. het Nederlands recht). Zo voert Esse aan dat zij ingevolge art. 1341, 2e alinea, van het Italiaanse Codice Civile, slechts aan de vrijwaringsclausule gebonden zou zijn, indien zij de inkoopvoorwaarden schriftelijk zou hebben aanvaard, hetgeen niet het geval is.

11. Het Hof deelt de opvatting van Esse niet. Nu tussen partijen in geschil is of Esse de inkoopvoorwaarden van Wehkamp heeft aanvaard en het daarmee de vraag is of overeenstemming is tot stand gekomen over de rechtskeuze, moet ingevolge art. 3 lid 4 EVO die vraag beantwoord worden aan de hand van het bepaalde in art. 8 EVO. Volgens lid 1 van art. 8 wordt de vraag of de inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het recht dat van toepassing zou zijn, indien de voorwaarden van toepassing zouden zijn. Mitsdien moet naar Nederlands recht worden vastgesteld of Esse de inkoopvoorwaarden van Wehkamp heeft aanvaard.

Het Hof ziet geen termen om van de regel van lid 1 van art. 8 af te wijken door gevolg te geven aan het beroep van Esse op lid 2 van dit artikel. Het enkele feit dat de rechtskeuze voor Esse ongunstige consequenties heeft op het vlak van het materiele recht is niet een voldoende grond voor toepassing van het tweede lid van art. 8, voorzover het gaat over de rechtskeuze. Het beding van rechtskeuze is een veel voorkomend verschijnsel in het internationale handelsverkeer. De geldigheid van het beding van rechtskeuze is sedert lange tijd erkend zowel in Italie als in Nederland, dit terwijl in menig geval het geenszins onverschillig is welk recht een obligatoire overeenkomst beheerst.

12. Naar Nederlands recht moet de totstandkoming van de onderhavige overeenkomst, met name de vraag of overeenstemming is tot stand gekomen over de toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden, niet beoordeeld worden volgens de bepalingen van het oude Burgerlijk Wetboek doch naar de bepalingen van de Eenvormige Koopwetten van 15 december 1971, Stb. 780-781, vastgesteld ingevolge de Haagse Koopverdragen van 1964. De toopasselijkheid vloeit voort uit het door Nederland onverplicht toegevoegde lid 1 van art. 2 Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende zaken (EKW), in verband met art. 1 Wet totstandkoming koop (TEK). Deze wetten zijn van toepassing. Zij zijn eerst per 1 januari 1992 ingetrokken (Wet 18 december 1991, Stb. 753).

13. Volgens art. 6 lid 2 TEK kan de aanvaarding van het aanbod ook bestaan in de verzending van de zaak. Hoewel dit is geschied (...), acht het Hof dit in de onderhavige zaak niet beslissend. Immers, hier doet zich de bijzonderheid voor dat Wehkamp in haar Purchase Contract uitdrukkelijk vraagt om het contract te bevestigen door ondertekening van de blauwe kopie van het contract en de terugzending ervan binnen 10 dagen, waaraan Wehkamp bovendien de uitdrukkelijke mededeling toevoegt dat de leverancier door terugzending van de blauwe kopie bevestigt de inkoopvoorwaarden te hebben ontvangen en dat de leveringen overeenkomstig die voorwaarden zullen plaatsvinden (...).Hierdoor heeft Wehkamp ten opzichte van Esse het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat de inkoopvoorwaarden eerst van toopassing zijn na ondertekening en retourzending van de blauwe kopie. Vaststaat dat Esse het Purchase Contract heeft ontvangen, maar nimmer de blauwe kopie ondertekend heeft geretourneerd. Aldus moet - op basis van het Nederlandse recht - geconcludeerd worden dat Esse de inkoopvoorwaarden van Wehkamp niet heeft aanvaard en daarmee ook niet het beding van rechtskeuze voor het Nederlandse recht.

14. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het beroep van Wehkamp op de toepasselijkheid van haar inkoopvoorwaarden moet worden verworpen en dat daarom de primaire grondslag van haar vordering ondeugdelijk is.

15. Subsidiair baseert Wehkamp haar vordering op door Esse gepleegde wanprestatie, stellende dat Esse tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichting tot aflevering, omdat de truien niet door Wehkamp voor haar handelsdoeleinden konden en mochten worden gebruikt, hetgeen door het vonnis in de zaak Olly's/ Wehkamp is komen vast te staan. In het bijzonder baseert Wehkamp haar vordering op de artt. 33, 82 en 86 LUVI.

16. Nu geen sprake is van een rechtskeuze door partijen, dient aan de hand van het EVO bepaald te worden welk recht op de koopovereenkomsten van toepassing is.

Ingevolge art. 4 leden 1 en 2 EVO wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land, waar de partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst haar gewone verblijfplaats heeft. Bij een koopovereenkomst wordt de kenmerkende prestatie verricht door de verkoper, zodat het Italiaans recht van toepassing is, nu Esse haar gewone verblijfplaats in Italie heeft. Het Hof verwerpt het standpunt van Wehkamp dat beslissend is het recht van het land waar de levering (als kenmerkende prestatie) heeft plaatsgevonden. Voorzover Wehkamp dit standpunt baseert op art. 4 lid 5 EVO, heeft zij in het geheel niet toegelicht op grond van welke omstandigheden moet worden afgewoken van het vermoeden van lid 2.

17. De toepasselijkheid van het Italiaans recht leidt ertoe dat op grond van art. 1 lid 1 sub b van het Weens Koopverdrag dit verdrag van toopassing is op de onderhavige koopovereenkomsten, nu dit verdrag op 1 januari 1988 voor Italie in werking is getreden. Het beroep van Wehkamp op de toepasselijkheid van LUF en LUVI moet worden verworpen. Deze verdragen zijn ingevolge art. 1 van die verdragen niet van toepassing op de onderhavige koopovereenkomsten.

18. Van het Weens Koopverdrag is voor deze zaak art. 42 van belang, luidende:

"De verkoper dient zaken af te leveren waarop geen rechten of aanspraken van derden rusten die zijn gebaseerd op industriele eigendom of andere intellectuele eigendom, waarmede de verkoper op het tijdstip waarop de overeenkomst werd gesloten, bekend was of waarvan hij niet onkundig had kunnen zijn (...)".

19. Wehkamp heeft in eerste aanleg - naar aanleiding van de overweging in het tussenvonnis van 16 maart 1994 inhoudende dat Wehkamp met name zal hebben te bewijzen dat Esse ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was met of niet onkundig had kunnen zijn van de auteursrechtelijke aanspraken van Olly's - gesteld dat zij de mogelijkheid van bewijsvoering wenst te benutten (zij het eerst na de verkenning van het Italiaanse recht). De Rb. is aan deze bewijslevering vervolgens niet meer toegekomen, omdat zij op basis van het Italiaanse recht beslist heeft dat de inkoopvoorwaarden van Wehkamp van toepassing waren. Nu het Hof de Rb. hierin niet volgt, is voormelde bewijslevering thans wèl aan de orde.

Wehkamp heeft zich in hoger beroep hierover niet meer uitgelaten, maar wel éen algemeen bewijsaanbod gedaan. Het Hof ziet aanleiding om Wehkamp in de gelegenheid te stellen zich bij akte erover uit te laten of, en zo ja, hoe zij dit bewijs wenst te leveren. Voor het geval Wehkamp bewijs wenst te leveren door het doen horen van getuigen, wordt zi verzocht meteen verhinderdata voor de maanden september en oktober 1996 op te geven. Alsdan zal ook Esse, die uiteraard op de akte van Wehkamp zal kunnen reageren, bij die gelegenheid verhinderdata voor dezeltde periode dienen op te geven.

20. T.a.v. de stelling van Esse dat geen sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Olly's, overweegt het Hof dat het Esse gebonden acht aan de beslissing in de hoofdzaak tussen Olly's en Wehkamp, omdat Esse voor wat betreft dit punt in de onderhavige vrijwaringszaak geen argumenten heeft aangevoerd die niet reeds in de hoofdzaak aan de orde zijn geweest."}}

Source

Published in Dutch:
- Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 1996, nr. 398

First instance decisions:
- Rb Zwolle, 16-03-1994 and 01-03-1995 (see Abstract and Full Text in UNILEX)}}